Wir setzen Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel,
geografische Herkunftsangaben und Namensrechte durch.

Markenrecht

ros­patt bie­tet einen umfas­sen­den Ser­vice im Mar­ken­recht von der Anmel­dung über die Über­wa­chung bis hin zur gericht­li­chen Durch­set­zung. Dazu gehö­ren Anmel­dun­gen und Ein­tra­gun­gen, Wider­spruchs- und Nich­tig­keits­ver­fah­ren, die Ver­wal­tung von Mar­ken, die Ver­tre­tung in Mar­ken­strei­tig­kei­ten, die Bera­tung bei der Ent­wick­lung von Mar­ken und die Unter­stüt­zung bei Umfra­gen.

Wir ver­tre­ten regel­mä­ßig Man­dan­ten vor dem EUIPO, dem Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt, dem Bun­des­pa­tent­ge­richt und dem EuGH. Bei der Bekämp­fung der Pro­dukt­pi­ra­te­rie füh­ren wir Ermitt­lun­gen durch, orga­ni­sie­ren die Zoll­über­wa­chung, beglei­ten Poli­zei­ein­sät­ze und erwir­ken und voll­stre­cken gericht­li­che Ver­fü­gun­gen auf Mes­sen.

ros­patt war dabei, als der EuGH erst­mals die aktu­el­len Grund­sät­ze zur Unter­schei­dungs­kraft von Uni­ons­mar­ken fest­leg­te. Wir haben Pio­nier­ar­beit auf dem Gebiet des Mar­ken­schut­zes für Wer­be­slo­gans und abs­trak­te Farb­mar­ken geleistet.

Mar­ken­recht­li­che Pro­zess­füh­rung in Deutschland

ros­patt führt Mar­ken­pro­zes­se vor deut­schen Gerich­ten, zum Bei­spiel regel­mä­ßig für Fer­ra­ri und zahl­rei­che Mar­ken der Mode­indus­trie. Wir wer­den auch von vie­len Hid­den Cham­pi­ons für ihre Mar­ken­rechts­strei­tig­kei­ten mandatiert.

Verbundene Fälle

  • Almi­rall v Emra­med (Bre­ta­ris Genuair)
  • Apo­BankBNP Pari­bas (ver­schie­de­ne Marken)
  • ARAL v versch. Geg­ner (Ver­fah­ren gegen Tank­stel­len­be­trei­ber wegen Farbmarken)
  • Fer­ra­riDU (Testa­ros­sa)
  • Fer­ra­ri v versch. Geg­ner (Fer­ra­ri Wort- und Bildmarken)
  • Hertza­no v Schmidt Spie­le (Rum­mi­kub)
  • Hydac v versch. Geg­ner (versch. Marken)
  • New Wave v Puma (New Wave)
  • Paul Green v versch. Geg­ner (Mar­ke Paul Green)
  • Schnei­der Elec­tric v versch. Geg­ner (Mar­ke APC)

Verbundene Landmark Decisions

Bre­ta­ris­Ge­nu­airBGH 2017 GRUR 1160
In einem wich­ti­gen Urteil hat der Bun­des­ge­richts­hof die Gren­zen eines zuläs­si­gen Par­al­lel­im­ports geklärt. Der Mar­ken­in­ha­ber kann den Par­al­lel­ver­trieb eines in der gesam­ten Euro­päi­schen Uni­on zuge­las­se­nen Arz­nei­mit­tels wegen Ver­sto­ßes gegen die Kenn­zeich­nungs­vor­schrif­ten des Arz­nei­mit­tel­ge­set­zes auch dann unter­sa­gen, wenn der Par­al­lel­ver­trieb bei der Euro­päi­schen Arz­nei­mit­tel­agen­tur (EMA) ange­zeigt­wur­de. Die von der EMA aus­ge­stell­ten Noti­fi­ka­ti­ons­be­schei­ni­gun­gen sind kei­ne Ver­wal­tungs­ak­te, die den Par­al­lel­ver­trieb unter der mit­ge­teil­ten Kenn­zeich­nung zulas­sen. Der Par­al­lel­im­por­teur kann sich nicht auf Erschöp­fung berufen.

Das Prin­zip der Bequem­lich­keit – EuGH GRUR Int. 2005, 224
Erst­mals beschäf­tigt sich der EuGH mit der Mar­ken­fä­hig­keit und Unter­schei­dungs­kraft von Wer­be­slo­gans. Das EuG hat­te der Kla­ge des Anmel­ders auf Ein­tra­gung statt­ge­ge­ben (GRUR 2002, 258) und fest­ge­stellt, dass an Slo­gans kei­ne stren­ge­ren Maß­stä­be zu stel­len sind als an sons­ti­ge Kenn­zei­chen. Der EuGH hat das Rechts­mit­tel des HABM zurück­ge­wie­sen und damit die Regis­trie­rung von Wer­be­slo­gans als Mar­ken im Grund­satz bestätigt.

The Colour of Ele­gan­ceBGH 2005 GRUR 581
Der BGH befasst sich hier­in erst­mals mit der Bös­gläu­big­keit als Nich­tig­keits­grund gemäß Art. 51 (1) (b) GMV (jetzt Art. 52 (1b) UMV). Er stellt fest, dass kei­ne Behin­de­rungs­ab­sicht vor­liegt, solan­ge die För­de­rung des eige­nen Wett­be­werbs des Anmel­ders im Vor­der­grund steht. Letz­te­res ist zu ver­mu­ten, wenn die ange­mel­de­te Mar­ke ein bestehen­des Kenn­zei­chen­recht im Sin­ne einer Mar­ken­fa­mi­lie“ erwei­tert. Eine Beein­träch­ti­gung als Neben­ef­fekt wird nicht geduldet.

Tif­fa­ny II BGH 2002 GRUR 1079
Der Bun­des­ge­richts­hof bejaht die Waren­ähn­lich­keit von Schmuck einer­seits und augen­op­ti­schen Pro­duk­ten (Bril­len­fas­sun­gen) ande­rer­seits. Das Urteil reiht sich ein in eine Rei­he von Ent­schei­dun­gen, mit denen der BGH nach der Canon“-Entscheidung des EuGH einen Schritt in Rich­tung eines abso­lu­ten Ähn­lich­keits­be­griffs für Waren und Dienst­leis­tun­gen macht.

Drei-Strei­fen-Kenn­zeich­nungBGH 2001 GRUR 158 =2002 IIC 770
Der Bun­des­ge­richts­hof wei­tet den Schutz­be­reich der adi­das-Strei­fen auf ein 2‑Strei­fen-Design aus. Er ver­tritt die Auf­fas­sung, dass der Ver­brau­cher auf­grund der Bekannt­heit der adi­das-Strei­fen die Mar­ke auch in sol­chen abwei­chen­den Aus­füh­run­gen erken­nen wird. Die Ent­schei­dung adidas/​Fitnessworld“ des EuGH von 2003 (2004 IIC 65) folgt der glei­chen Richtung.

Mar­ken­ver­fah­ren vor dem EuGH

ros­patt ver­tritt Man­dan­ten vor dem Euro­päi­schen Gerichts­hof, d.h. vor dem Gericht (EuG) und dem Gerichts­hof (EuGH), in strei­ti­gen Ein­spruchs- und Nich­tig­keits­ver­fah­ren sowie in Vor­ab­ent­schei­dungs­er­su­chen natio­na­ler Gerich­te an den EuGH.

Verbundene Landmark Decisions

TESTA­ROS­SA –Urteil vom 22. Okto­ber, 2020, EuGH C‑720/18 and C‑721/18
In einer weg­wei­sen­den Ent­schei­dung nimmt der EuGH im Vor­ab­ent­schei­dungs­ver­fah­ren zu Fra­gen der ernst­haf­ten Benut­zung einer Mar­ke Stel­lung. Eine für eine Grup­pe von Waren und deren Bestand­tei­len ein­ge­tra­ge­ne Mar­ke wird grund­sätz­lich für alle zu die­ser Grup­pe gehö­ren­den Waren und Bestand­tei­le ernst­haft benutzt, wenn sie nur für bestimm­te Waren (z. B. hoch­prei­si­ge Luxus­s­port­wa­gen) oder nur für Bestand­tei­le oder Zube­hör­tei­le eini­ger die­ser Waren benutzt wor­den ist, es sei denn, der Ver­brau­cher betrach­tet sie als eine eigen­stän­di­ge Unter­grup­pe. Eine Mar­ke kann von ihrem Inha­ber auch ernst­haft benutzt wer­den, indem er gebrauch­te Waren, die unter der Mar­ke in Ver­kehr gebracht wer­den, ver­treibt oder Dienst­leis­tun­gen unter der Mar­ke anbie­tet. Die Benut­zung einer Mar­ke in der Schweiz kann auf der Grund­la­ge des deutsch-schwei­ze­ri­schen Abkom­mens von 1892 als ernst­haf­te Benut­zung einer deut­schen Mar­ke ange­se­hen wer­den.

COR­NEREYE
– Urteil vom 5. März, 2020, EuG T‑688/18
Das EuG hebt eine Ent­schei­dung der Beschwer­de­kam­mer des EUIPO über die Ver­wechs­lungs­ge­fahr bei Mar­ken mit schwa­cher Unter­schei­dungs­kraft auf. Der Umstand, dass die Zei­chen COR­NEREYE und BACKEYE im letz­ten beschrei­ben­den Ele­ment EYE“ iden­tisch sind, reicht nicht aus, um eine visu­el­le und klang­li­che oder begriff­li­che Ähn­lich­keit zwi­schen Zei­chen zu begrün­den, die in ihren Anfangs­ele­men­ten unähn­lich sind. Das Gericht hat sich nicht mit der Fra­ge befasst, ob eine erhöh­te Unter­schei­dungs­kraft im Ver­ei­nig­ten König­reich im Hin­blick auf den Brexit über­haupt berück­sich­tigt wer­den kann.

aco­pat
– Urteil vom 23. Sep­tem­ber, 2009, EuG T‑409/07
In die­sem Urteil stellt das EuG eini­ge inter­es­san­te Leit­li­ni­en zum Nach­weis der ernst­haf­ten Benut­zung einer Mar­ke auf.

Das Prin­zip der Bequem­lich­keit
– EuGH 2005 GRUR Int 224
Zum ers­ten Mal befasst sich der EuGH mit der Fra­ge der Ein­tra­gungs­fä­hig­keit und der Unter­schei­dungs­kraft von Wer­be­slo­gans. Das EuG gab der Kla­ge der Klä­ge­rin auf Ein­tra­gung statt (2002 IIC 970) und stell­te fest, dass bei Slo­gans kei­ne stren­ge­ren Kri­te­ri­en als bei ande­ren Mar­ken erfor­der­lich sind. Der Euro­päi­sche Gerichts­hof wies die Beschwer­de des Har­mo­ni­sie­rungs­am­tes für den Bin­nen­markt (HABM) zurück und bestä­tig­te die grund­sätz­li­che Mög­lich­keit der Ein­tra­gung von Wer­be­slo­gans als Mar­ken.

Com­pa­ny­line
– EuGH 2003 GRUR 58
Mit die­ser zwei­ten Ent­schei­dung zur Unter­schei­dungs­kraft von Gemein­schafts­mar­ken gibt der EuGH sei­ne groß­zü­gi­ge Linie aus der Baby-Dry“-Entscheidung von 2001 auf. Er stellt damit klar, dass die Wür­di­gung von Tat­sa­chen nur aus­nahms­wei­se dann vom EuGH über­prüft wer­den kann, wenn die Wür­di­gung der Vor­in­stanz die Dar­stel­lung des Sach­ver­halts verfälscht.

Amts­ver­fah­ren in Mar­ken­sa­chen (DPMA und EUIPO)

ros­patt ver­tritt mul­ti­na­tio­na­le Kon­zer­ne sowie mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men in Ein­spruchs- und Löschungs­ver­fah­ren vor dem EUIPO und dem Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt (DPMA) sowie vor den höhe­ren Instan­zen (z.B. Bundespatentgericht).

Verbundene Fälle

  • ARAL (Farb­mar­ke)
  • Cop­pen­rath Ver­lag (Mar­ken­an­mel­dun­gen, Einspruchsverfahren)
  • DKV / Ergo (versch. Mar­ken­an­mel­dun­gen, Einspruchsverfahren)
  • Fer­ra­ri (versch. Ein­spruchs- und Löschungs­ver­fah­ren vor dem DPMA)
  • Hani­el (Mar­ken­an­mel­dun­gen, Einspruchsverfahren)
  • Paul Green (versch. Einspruchsverfahren)

Verbundene Landmark Decisions

Aral/​Blau I – BPatG 1999 GRUR 61 = 1999 IIC 812
Meh­re­re Sena­te des Bun­des­pa­tent­ge­richts hat­ten die Ein­tra­gung von abs­trak­ten Farb­mar­ken zunächst abge­lehnt. Die­se Ent­schei­dung änder­te die­se frü­he­re Recht­spre­chung. In sei­ner Libertel“-Entscheidung (2004 IIC 56) bestä­tig­te der Euro­päi­sche Gerichts­hof die Ein­tra­gungs­fä­hig­keit von Farb­mar­ken und klär­te damit eine der umstrit­tens­ten Fra­gen im Markenrecht.